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L’habit ne fait pas le moine, ni le t-shirt la marque

La Cour fédérale (la « C.F. ») rendait dans la dernière année une décision intéressante en matière de marques de commerce et, plus précisément, de ce que veut dire, en droit, véritablement employer une marque.

Selon la décision Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Ltd. (2018 CF 63) , une entreprise ne peut pas nécessairement prétendre avoir des droits quant à une marque de commerce qu’on a imprimée sur des vêtements à des fins essentiellement promotionnelles. En fait, selon cette décision, même si on a fait certaines ventes des vêtements en question, mais que cela s’est fait au prix coûtant uniquement, à des employés de surcroît, on n’est pas réellement en présence de véritables ventes, du moins du point de vue du droit des marques de commerce.

L’explication repose sur la définition de l’emploi d’une marque quant à des produits, telle qu’énoncée à l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce (la « LMC »). Comme on s’en souviendra, le paragraphe 4(1) énonce que :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

La société Cosmetic Warriors Ltd. (« CW ») qui a perdu son enregistrement no TMA649,810 suite à cette décision, fabrique et met en marché des produits cosmétiques et des services afférents, dont des savons vendus dans ses magasins, en association avec la marque de commerce LUSH (la « Marque »). L’enregistrement en question avait trait non pas aux savons LUSH, mais plutôt à des t-shirts.

La question qui se posait ici était de savoir si l’affichage de t-shirts imprimés LUSH sur des employés et des ventes de quelques t-shirts achetés par des employés pouvaient justifier que CW conserve son enregistrement LUSH quant à des chandails. Puisque l’article 4 parle essentiellement de ventes, le fait que CW a vendu des t-shirts ne devrait-il pas suffire? Eh non, de dire la C.F.

Selon la C.F., dans cette affaire, la simple vente de biens à des employés, au prix coûtant, sera souvent inadéquate pour être en présence de véritables ventes. Sans que la question en soit nécessairement une de profit, il faut tout de même que le but recherché soit de soutenir l’entreprise de vente de vêtements, par exemple, si on espère justifier un enregistrement de marque quant à des vêtements. Si en réalité on vise à soutenir une entreprise qui fabrique des savons, obtenir et maintenant un enregistrement ne s’avère pas approprié.

Pas de vente dans la pratique normale du commerce, pas d’usage. Pas d’usage, pas d’enregistrement, c’est aussi simple que cela.

Ici, CW avait déposé en preuve un affidavit démontrant qu’elle avait vendu environ deux (2) t-shirts dans chacun de ses magasins canadiens, sur une période d’environ dix-huit (18) mois, pour total d’environ deux mille dollars (2000 $) de ventes.

Initialement, le Bureau des marques avait donné raison à CW, choisissant de croire que l’existence de ventes de t-shirts portant la marque suffisait pour conclure que la marque avait bel et bien été utilisée au Canada au cours des trois (3) années en question.

En appel, cependant, la C.F. fait remarquer qu’on est ici en présence de ventes au prix coûtant à des employés uniquement, des circonstances dans lesquelles il s’avère difficile de voir comment on pourrait considérer qu’il y avait vraiment vente d’articles « dans la pratique normale du commerce ». Dans un cas de ventes de minimis faites uniquement à des employés, au prix coûtant, dans le contexte d’une entreprise qui n’a rien à faire avec ce type de produits, le seuil fixé par l’article 4 de la LMC n’est pas atteint. On doit donc infirmer la décision du registraire.

De plus, toujours selon la C.F., le refus du registraire de présumer du prix d’achat des t-shirts LUSH (de la part du fournisseur) que ceux-ci s’avéraient de nature purement promotionnelle, dans l’esprit de CW, s’avérait une erreur en droit. Contrairement à la position adoptée par le registraire sur cette question, cette preuve était pertinente pour déterminer si on était en présence d’objets purement promotionnels. En constatant de ce prix que les ventes ont été effectuées au prix coûtant, il devient difficile de prétendre que le but était de favoriser le développement de la marque et de son achalandage quant à des vêtements. L’explication la plus plausible est qu’on appuyait ainsi l’entreprise de vente de cosmétiques. Dans ce genre de situation, juridiquement, nous ne sommes pas en présence de ventes dans la pratique normale du commerce. La décision du registraire à ce sujet était donc déraisonnable et, donc, susceptible d’appel devant la C.F.

Au final, cette décision s’inscrit dans un continuum de décisions judiciaires canadiennes précisant progressivement quand et comment doivent s’effectuer des ventes de produits afin qu’on puisse conclure que les transactions en question équivalaient à l’usage de la marque de commerce visée. Bien que la LMC parle simplement de ventes dans la pratique normale du commerce, des décisions comme celle-ci nous permettent de plus en plus de comprendre que le test énoncé par l’article 4 de la LMC dépasse le simple fait d’exiger une contrepartie pour un nombre relativement petit d’objets de ce type.

Aussi, quand on est en présence d’une entreprise dont l’achalandage a trait à un certain type de produits, de services ou d’activités et qu’on prétend avoir employé la même marque relativement à un type complètement différent de produits ou de services, des questions s’imposent. Bien que rien dans la LMC n’interdise alors de déposer sa marque quant à un type largement accessoire de produits par rapport à ses activités normales, le registraire et les tribunaux devraient, au besoin, se monter plus nuancés.

Malgré la définition succincte présentée au paragraphe 4(1) de la LMC, la C.F. vient nous rappeler que le but du droit des marques demeure de protéger l’achalandage que parviennent à développer les entreprises quant à leurs véritables produits et services et les marques qui s’y attachent. Depuis toujours, c’est l’usage qui s’avère la clé de voûte du droit des marques au Canada. Contrairement à ce qu’on pourrait penser en lisant une disposition aussi simple que l’article 4 de la LMC, ce concept d’emploi d’une marque n’est pas qu’une simple formalité. Qu’on se le tienne pour dit, il ne suffit pas de faire des ventes de quelques articles, ici et là, pour pouvoir sérieusement prétendre qu’on emploie réellement une marque. Posons-nous toujours la question de savoir au bénéfice de quelle entreprise réelle la marque est-elle employée? Si on fait du savon, mais qu’on vend deux ou trois chandails essentiellement promotionnels, on sera mal venu ensuite de prétendre que l’achalandage qu’on vise à développer par nos activités touche réellement les vêtements.

Résultat, la marque LUSH est radiée quant aux t-shirts, puisque les ventes de ses t-shirts n’en étaient pas vraiment, aux fins du droit de marques.