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Eh non, une lettre de consentement ne change rien en cas de refus d’une demande de dépôt de marque de commerce

Une décision de la Cour fédérale venait récemment confirmer que le registraire des marques de commerce est tout à fait dans le droit quand, conformément à sa pratique habituelle, il refuse de considérer les lettres de consentement signées par des tiers, quand on débat de la confusion d’une marque qu’on propose d’enregistrer avec une autre marque préexistante.

En 2010, la société suisse Holding Benjamin et Edmond De Rothschild, Pregny Anonyme (la « Société ») tente de faire enregistrer sa marque de commerce « EDMOND DE ROTHSCHILD » (la « Marque ») au Canada, en y présentant une demande de dépôt. La décision Holding Benjamin et Edmond de Rothschild c. Canada (Procureur général) (2018 FC 258) découle de l’appel de la décision de refuser cette demande d’enregistrement de marque de commerce par le registraire, à cause de la probabilité de confusion avec la marque déposée, « ROTHSCHILD » d’un tiers  (la « Marque Citée »).

Suite à ce refus de sa demande, en appel, la Société dépose en preuve en affidavit auquel elle joint une  « Lettre de consentement » signée par la détentrice de la Marque Citée (la « Lettre »). Dans cette lettre, la détentrice de la Marque Citée confirme ne pas s’opposer à l’enregistrement de la Marque, notamment parce que ces marques coexistent paisiblement à l’étranger.

La réponse de la Cour fédérale à ce sujet est que la Lettre exprimant le consentement du titulaire de la Marque Citée s’avère en réalité d’une utilité limitée, parce que de qualité et de valeur probante fort limitées. Or, puisque c’est la norme de la décision raisonnable qu’il faut appliquer ici (en appel), la cour doit faire preuve de déférence envers la décision du Registraire. N’y trouvant rien d’irrationnel ou d’impossible à justifier en droit, le tribunal refuse donc de remettre en question cette décision du registraire.

Au final, la décision vient clore le débat à savoir si le registraire devrait tenir compte des ententes de coexistence ou des lettres de consentement du même genre que peuvent lui présenter les demandeurs d’enregistrement de marques de commerce confrontés à un refus lié au concept de confusion. Eh non, les lettres de consentement n’ont pas, dans le cadre du processus d’enregistrement des marques de commerce au Canada, la pertinence qu’elles peuvent avoir à l’étranger. Même en présence d’un consentement du détenteur d’une marque citée contre une demande, le registraire doit réaliser à une analyse complète de la probabilité de confusion. Bien que nous sachions déjà que le registraire voyait les choses ainsi, il est intéressant de savoir que les tribunaux abondent dans le même sens.