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Malgré Madrid, le système canadien d’enregistrement de marques demeurera une créature bien particulière

Comme chacun le sait maintenant, le Canada passe une étape importante en juin 2019 en adhérant au système d’enregistrement international de Madrid. Dès lors, nos entreprises pourront un peu plus facilement tenter d’obtenir des enregistrements de marques de commerce à l’étranger. À l’inverse, les sociétés étrangères pourront dorénavant désigner le Canada pour y étendre leurs droits lorsqu’elles déposent des demandes de dépôt internationales en vertu du Protocole de Madrid.

Malgré cette possibilité, les praticiens anticipent déjà que l’usage du Protocole de Madrid relativement au Canada impliquera son lot de difficultés. En effet, bien que la possibilité d’utiliser Madrid s’avère une bonne chose, il est d’ores et déjà à prévoir que les particularités du système canadien créeront certaines difficultés pour les entreprises qui tenteront de se prévaloir du système international relativement à des demandes et enregistrements canadiens. En voici certaines :

  • Un des plus gros problèmes risque fort de continuer à être la tendance de notre Bureau des marques de commerce à exiger toujours plus de précision en matière de descriptions de produits et de services. Peu de juridictions étrangères s’avèrent plus exigeantes quant au degré de précision que doit avoir une telle description pour s’avérer valable. Il est à parier que de très nombreuses demandes provenant de l’étranger feront l’objet d’objections de l’examinateur à ce sujet.
  • Pour les sociétés canadiennes, le problème que cela causera touche le fait que les demandes en vertu de Madrid doivent être basées sur un enregistrement domestique (c.-à-d. ici canadien) et ne peuvent refléter une description de biens et services plus large que l’original. Ce faisant, les sociétés canadiennes disposeront généralement d’enregistrements obtenus par l’entremise de Madrid dont l’ampleur sera relativement réduite, à comparer de ce que peuvent obtenir des sociétés étrangères.
  • Même la classification d’un type spécifique de produits ou de services pourra parfois s’avérer susceptible de générer une objection de l’examinateur, parce que la façon qu’a le Canada de traiter la question de la classification pourrait ne pas correspondre en tous points à ce qui est fait à l’étranger.
  • En déposant directement à partir de l’étranger, les sociétés étrangères pourront être surprises par les obstacles auxquels feront face leurs demandes présentées en vertu de Madrid, au Canada, compte tenu de nos règles particulières que le Bureau des marques de commerce appliquera, qu’une demande émane du Canada ou de l’étranger.
  • Étant donné que la règle la plus fréquente à l’étranger est que l’enregistrement est lui-même générateur de droits, plusieurs entreprises étrangères pourraient être surprises d’apprendre que le système canadien repose (et continuera en partie de reposer, en principe) sur l’usage de la marque au Canada, ce qui, à défaut, pourra mettre la validité de tout enregistrement éventuel en péril. Cette question pourra aussi s’avérer très pertinente si jamais on doit tenter d’exercer les droits sur une marque de commerce d’une société étrangère au Canada; à défaut d’usage en sol canadien, les recours pourront s’avérer difficiles (voir impossibles) à exercer ici, ce qui pourrait en surprendre plus d’une.
  • À défaut de conseils d’un représentant canadien, de nombreux requérants étrangers pourraient être surpris par le genre de délais inhérents à une demande d’enregistrement de marque de commerce au Canada (on ne prévoit pas que les demandes entrant par l’entremise de Madrid soient traitées au final plus rapidement que les demandes locales).
  • Comme partout ailleurs dans le monde, le Canada présume qu’une marque enregistrée doit être utilisée au pays. Au Canada, la durée clé à ce sujet est de trois (3) ans. Si, par exemple, une société étrangère obtient un enregistrement ici, celui-ci pourra être radié du registre par un tiers qui en fait la demande sauf si le détenteur de la marque peut démontrer qu’il a effectivement utilisé sa marque ici. Cette règle demeure et s’avérera un outil précieux pour les entreprises qui désirent éventuellement se débarrasser de marques étrangères enregistrées au Canada (notamment par Madrid), mais qui n’auront pas fait l’objet d’un usage réel au Canada.
  • Malgré la possibilité d’utiliser le Protocole de Madrid pour générer des demandes canadiennes à partir de l’étranger, les détenteurs étrangers pourraient être surpris d’apprendre qu’au Canada, les marques d’usage («common law trademarks») et les noms d’entreprises s’avèrent pertinents et peuvent bloquer des demandes, contrairement à ce qui se fait souvent à l’étranger. Au Canada, si une entreprise utilisait une marque ou un nom commercial avant une autre, la demande de cette dernière pourrait être éventuellement bloquée.
  • La loi canadienne comprendra sous peu un motif d’invalidation d’une demande ou d’un enregistrement lié à la mauvaise foi de la requérante. Une entreprise qui dépose une demande devra aussi dorénavant avoir une intention réelle d’utiliser cette marque au Canada, ce qui pourra éventuellement être invoqué dans le cadre de procédures d’opposition, par exemple. Ce genre de prérequis n’existe souvent pas à l’étranger et pourrait bien résulter en un grand nombre de demandes et d’enregistrements issus de l’étranger qui s’avèrent au final invalides ou du moins d’une validité susceptible d’être remise en question.
  • La loi canadienne comporte (et continuera de comporter après juin), une série de motifs d’objection à toute nouvelle demande concernant des sujets tels le caractère descriptif de la marque visée, l’absence de caractère distinctif, le fait que la marque reproduit un nom propre ou une marque officielle ou interdite, etc. Ces motifs n’existent souvent pas à l’étranger (ou pas de la même façon), ce qui augmente les chances que des entreprises étrangères soient surprises quand l’examinateur au dossier en soulèvera au stade de l’examen.