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Et une 3e ronde pour l’affaire Wenger: l’enregistrement d’une marque comme bouclier contre les dommages-intérêts

Comme on s’en souviendra, les entreprises Wenger et Travelway sont impliquées depuis quelques années dans un beau litige de marques de commerce, au sujet de l’usage de logos reprenant l’essentiel du drapeau suisse sur des bagages en tant que marques. En 2017, la Cour d’appel fédérale avait donné raison à Wenger, en décrétant que les logos de croix de Travelway portaient effectivement confusion avec le logo de Wenger. Malheureusement pour Wenger, la C.A.F. s’était alors limitée à renvoyer le litige devant la C.F. pour décider des recours à octroyer.

C’est de cette décision dont nous traitons ce matin, celle de Wenger SA v. Travelway Group International Inc. (2019 FC 1104).

Cette décision donne finalement raison à Wenger, en quelque sorte. Puisque les marques en présence portaient à confusion, oui, on est en présence de contrefaçon et même de délit de substitution, d’accord. Le tribunal ordonne que le registraire radie les enregistrements quant aux logos visés de Travelway.

Comme Travelway a retiré ces bagages du marché, il ne subsiste pas de question quant au besoin d’une ordonnance. On doit seulement trancher quant à ce qui s’est fait dans le passé.

À ce sujet, la C.F. refuse d’octroyer des dommages-intérêts à Wenger, compte tenu du fait que les logos de Travelway étaient toujours protégés par enregistrement jusqu’au moment où leur usage a cessé. Eh oui, ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que la C.A.F., elle, n’avait pas déclaré que les enregistrements en question étaient invalides (en 2017), ni même ordonné qu’on radie ceux-ci. Pendant toute la période pertinente, donc, Travelway utilisait des logos qui, bien que portant à confusion avec le logo de Wenger, étaient néanmoins protégés par des enregistrements de marques de commerce au Canada. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner que Travelway paie des dommages-intérêts à Wenger, et ce, même si on est bien en présence de contrefaçon et d’un délit de substitution.

Cette décision vient donc confirmer que lorsqu’une entreprise s’est donné la peine d’enregistrer sa marque de commerce, un tribunal ne peut octroyer des dommages-intérêts contre celle-ci, du moins pas avant qu’un tribunal n’ait prononcé l’invalidité de la marque en question et/ou fait ordonner la radiation de l’enregistrement visé.

Il s’agit d’une bonne illustration de l’avantage qu’un enregistrement de marque de commerce peut fournir à son détenteur. Non seulement un enregistrement constitue une bonne arme, mais il sert également de bouclier si jamais on se fait poursuivre par un tiers. Très utile, puisque pour un investissement de quelques milliers de dollars (au plus), on peut s’éviter, comme cela a été le cas pour Travelway, de se faire éventuellement ordonner de payer des dizaines ou des centaines de milliers de dollars (ou plus!) en dommages-intérêts.