Circonstances exceptionnelles et prolongations de délais au Bureau des marques: mise à jour des règles

Le Bureau des marques de commerce canadien (le «BdM») mettait récemment à jour son énoncé de pratique en matière de prolongations de délais dans les dossiers de demandes en instance d’enregistrement de marques de commerce.

Comme on s’en souviendra, au cours de la dernière année, on changeait la règle relativement à quand un requérant (ayant déposé une demande) peut espérer obtenir la prolongation de l’échéancier afin de répondre à un rapport d’examen du BdM. Auparavant, la règle voulait généralement qu’on puisse obtenir une telle prolongation sans véritablement devoir fournir de motif particulier, pour autant qu’on paye 125$. Plus maintenant.

En l’occurrence, les requérants doivent dorénavant s’attendre à ce que le BdM refuse d’accorder des prolongations pour répondre à un rapport d’examen, à moins de «circonstances exceptionnelles». On espérait visiblement ainsi raccourcir la durée moyenne requise pour en arriver à l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada, période qui s’est substantiellement allongée dans les dernières années.

Le nouvel énoncé de pratique à ce sujet vient préciser davantage les règles touchant la liste des cas où l’examinateur devrait convenir qu’on est en présence de circonstances exceptionnelles et, en particulier, dans quelles circonstances on pourra se servir de la même exception deux fois.
Rappelons que la liste des circonstances exceptionnelles comprend les sujets suivants:

• Nomination d’un nouvel agent de marques de commerce;
• Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée;
• Transfert de la marque;
• Opposition;
• Article 45;
• Marque officielle;
• Division d’une demande prévue au Protocole de Madrid;
• Objection de l’examinateur voulant que la marque de commerce ne soit pas «enregistrable»;
• Objection de l’examinateur selon laquelle cette marque crée de la confusion avec une autre marque;
• Objection de l’examinateur que la marque de commerce n’est pas «distinctive»;
• Plus de temps requis afin de rassembler la preuve du caractère distinctif de la marque.

En fait, le TMO a désormais précisé que, dans les quatre derniers cas énumérés ci-dessus, bien qu’on puisse invoquer chacun une seule fois, on pourra exceptionnellement les invoquer une seconde fois si la première fois remonte à avant janvier 2020. Mis à part cela, on ne peut invoquer un motif de ce type qu’une seule fois par demande — qu’on se le tienne pour dit.

L’énoncé de pratique vient aussi préciser ce qui arrivera quand le BdM a demandé à un détenteur de marque enregistrée d’en «classifier» les produits et services, selon la Classification de Nice. En l’occurrence, après le délai initial de six (6) mois, le BdM donnera deux (2) mois additionnels à chaque détenteur qui aurait omis de se conformer à la requête du BdM. Après ce délai, le BdM radiera l’enregistrement. Gare à vous!