La marque officielle: pas un bouclier contre les poursuites de tiers après tout

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Une décision récente de la Cour d’appel fédérale (la «CAF») vient nous apprendre que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, une marque officielle ne confère pas d’immunité contre les poursuites en contrefaçon de tiers.

Comme on s’en souviendra, la «marque officielle» est une créature particulière au Canada et permettant à une organisation (para)gouvernementale (une «autorité publique», selon le texte de la loi) d’inscrire sa marque, en tant que telle, sur le registre des marques, par une procédure allégée. Une fois une marque officielle ainsi inscrite, elle bloque les autres marques similaires, tout comme le ferait une marque ordinaire.

Jusqu’ici, plusieurs assumaient qu’une marque officielle (enregistrée) donnait une défense complète à l’égard des revendications de tiers en usurpation ou en contrefaçon de marques. La décision récente Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc. (2020 CAF 53) vient plutôt clarifier qu’un détenteur de marque de commerce (ordinaire, disons) peut s’adresser au tribunaux si une organisation commence ensuite à utiliser une marque officielle et qui porte à confusion avec la sienne, et ce, qu’elle soit enregistrée ou non.

Selon le tribunal, une poursuite pareille peut tout à fait procéder, pourvu que la date d’enregistrement de la marque contrefaite prédate celle de la marque officielle. Si c’est le cas, le fait que l’organisation utilisant la marque officielle l’ait enregistré comme telle ne change rien à l’affaire. S’il y a risque de confusion, il peut y avoir contrefaçon et recours devant les tribunaux pour l’arrêter, purement et simplement. Selon la CAF:

Cette disposition ne confère en aucune façon à l’autorité publique une protection particulière contre les revendications d’usurpation d’une marque de commerce ou autres revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique qui choisit d’utiliser une marque créant de la confusion avec une marque déposée le fait à ses propres risque.

Cette décision est propice à en rassurer plusieurs qui se buttent ou se frottent périodiquement à des organismes ayant enregistré des marques officielles. Bon à savoir que la présence de telles marques sur le registre n’a pas l’effet que plusieurs assumaient. Il s’agit aussi d’une autre bonne raison de voir à enregistrer sa marque de commerce dès que possible, afin de pouvoir agir si jamais une autorité publique commençait ensuite à utiliser une marque trop similaire avec la vôtre.